[Brèves] Droit des marques : précisions de la CJUE sur le manque de clarté et de précision lors de l’enregistrement et la sanction attachée à l’absence d’intention d’utiliser la marque lors du dépôt

► Une marque ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision ;

► Une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.

Tels sont les principaux enseignements d’un arrêt rendu par la CJUE le 29 janvier 2020 (CJUE, 29 janvier 2020, aff. C-371/18 N° Lexbase : A84743CT).

L’affaire. La société britannique Sky est titulaire de plusieurs marques qui comprennent le mot «Sky»,  enregistrées pour un grand nombre de produits et de services dans un certain nombre de classes, notamment les classes 9 et 38. Cette société a introduit une action en contrefaçon contre SkyKick en raison de l’usage du signe «SKYKICK» pour des produits et services de migration entre plateformes de courrier électronique ou de stockage en nuage. SkyKick demande la nullité des marques en cause au principal faisant valoir qu’elles ont été enregistrées pour des biens et des services qui ne sont pas spécifiés avec suffisamment de clarté et de précision. C’est dans ce contexte que le juge anglais a saisi la CJUE de questions préjudicielles 

La décision.

Sur la nullité de la marque

En premier lieu, la CJUE énonce que la Directive 89/104 (N° Lexbase : L9827AUI) et le Règlement n° 40/94 (N° Lexbase : L5799AUC) fournissent une liste exhaustive des causes de nullité absolue d’une marque communautaire. Or, ces textes ne prévoient pas, parmi les motifs qu’ils énumèrent, le défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou les services couverts par l’enregistrement d’une marque communautaire. En outre, elle rappelle que l’arrêt «IP Translator» (CJUE, 19 juin 2012, aff. C-307/10 N° Lexbase : A2083IPT) n’a apporté de précisions qu’à propos des exigences relatives aux nouvelles demandes d’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne, et ne concerne donc pas les marques qui étaient déjà enregistrées à la date de son prononcé.

En second lieu, la Cour retient que la notion d’«ordre public», au sens du Règlement n^o 40/94 et de la Directive 89/104, ne saurait être comprise comme se rapportant à des caractéristiques relatives à la demande d’enregistrement elle-même, telles que l’exigence de clarté et de précision, indépendamment des caractéristiques du signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé. Ainsi le défaut de clarté et de précision des termes désignant les produits ou les services visés par l’enregistrement d’une marque ne saurait être considéré comme étant contraire à l’ordre public.

Elle en conclut donc qu’une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.

Sur la mauvaise foi.

La Cour rappelle qu’une marque peut être déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Cette notion, qui n’est pas définie par Le Règlement ou la Directive, est une notion autonome du droit de l’Union qui suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête. La Cour estime alors que l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi. Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs, pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Elle ajoute que la mauvaise foi du demandeur d’une marque ne saurait donc être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande.

Enfin, elle ajoute qu’une disposition de droit national peut prévoir qu’un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins, pour autant que la violation d’une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d’une marque déjà enregistrée.

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