[Textes] La transposition de la Directive «Marques» en droit français ou l’émergence d’un «nouveau» droit des marques

En décembre 2015, le Parlement européen adopta, définitivement, le «Paquet Marques» [1], comprenant une nouvelle Directive harmonisant le droit national des marques des Etats membres (ci-après Directive «Marques» ) [2] et un nouveau Règlement portant sur le titre unique délivré par l’Office d’Alicante (ci-après RMUE) [3]. Si ce dernier est rapidement entré en vigueur [4], les Etats membres avaient jusqu’au 14 janvier 2019 pour transposer la Directive dans son ensemble, sauf s’agissant des nouvelles compétences administratives [5] conférées aux offices nationaux, pour lesquelles les Etats membres se voyaient accorder un délai supplémentaire de transposition de quatre ans [6]. Les objectifs poursuivis par cette réforme étaient nombreux : rendre plus accessibles et plus efficients les systèmes d'enregistrement des marques [7], tout en assurant une plus grande cohérence, une plus grande complémentarité des systèmes -nationaux et européens- qui se superposent [8]. Ce faisant, la marge de manœuvre des Etats membres, s’agissant tant du droit matériel que des règles de procédure, s’est trouvée réduite à sa portion congrue.

Près de quatre ans après cette adoption et plus de dix mois après la date imposée par le législateur européen, la Directive «Marques» est enfin transposée en droit français. C’est par le biais d’une ordonnance, autorisée en cela par l’article 201 de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises [9] -dite  loi «Pacte»-, que le Gouvernement français a décidé de procéder. Le texte, l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, relative aux marques de produits ou de services [10], est entrée en vigueur le 11 décembre 2019 à la suite de la publication de son décret d’application -sauf s’agissant des nouvelles dispositions relatives à la procédure en nullité et en déchéance de marques dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er avril 2020-. L’impatience, mêlée à l’inquiétude des spécialistes français du droit des marques, doit ainsi désormais laisser place à la réalité du droit positif.

Tout comme la Directive«Marques» à son époque, une première lecture du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle ne laisse pas de place aux doutes : les modifications sont nombreuses et concernent l’ensemble de la matière, à tel endroit qu’il ne semble pas erroné d’évoquer l’émergence d’un nouveau droit des marques en France [11]. Si l’assertion peut paraître excessive, elle permet toutefois de mettre en exergue le changement de paradigme auquel la pratique devra faire face, tant sur le fond de la matière (I), que sur la forme (II). En effet, en sus d’un changement de numérotation qui impliquera un temps d’adaptation, l’ordonnance intègre en droit français de nombreuses nouveautés résultant non seulement de la Directive, mais aussi de choix discrétionnaires faits par le Gouvernement français. 

I - Les modifications du droit matériel

La suppression de l’exigence de représentation graphique. La première modification concerne l’exigence de suppression graphique. Condition jusqu’alors indispensable pour, notamment, déterminer avec exactitude la portée du droit [12], l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L5842LTK), reprenant sur ce point l’article 3 de la Directive [13], la supprime. Peuvent ainsi constituer des marques les signes qui sont propres à distinguer des produits ou des services pouvant être représentés dans le registre d’une manière permettant aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire. Cette disposition est, par ailleurs, complétée par l’article R. 711-1 (N° Lexbase : L8667LT8) qui reprend, dans son alinéa premier, les exigences dégagées par la Cour de justice dans l’arrêt «Sieckmann» [14] : la marque doit être représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Les motifs absolus de refus ou de nullité. A la manière de la Directive «Marques», mais aussi du Règlement sur la marque de l’Union européenne, l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L5843LTL) recense désormais l’ensemble des motifs absolus de refus et/ou de nullité. Si l’on y retrouve les traditionnelles exclusions des signes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, déceptifs, descriptifs ou bien encore génériques [15], le texte intègre quelques nouveautés. Il consacre l’exigence de distinctivité autonome [16], oubliée jusqu’alors par le législateur français. L’exclusion des formes des produits tenant à la nature des produits, à l’obtention d’un résultat technique ou à sa valeur substantielle est, en outre, étendue aux autres caractéristiques de ces produits [17]. L’avenir nous le confirmera sans aucun doute, mais il est probable que la nouvelle rédaction de ce paragraphe soit un frein supplémentaire à l’enregistrement des marques non traditionnelles. Sont également refusés à l’enregistrement les signes exclus en vertu de la législation nationale, du droit de l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union européenne sont parties et qui prévoient la protection des appellations d’origine, des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties [18]. De même, l’article L. 711-2, 10° indique expressément qu’une dénomination variétale ne peut faire l’objet d’un dépôt, sauf à ce qu’elle soit accompagnée d’autres éléments et qu’elle n’occupe pas dans cet ensemble une position dominante [19]. Enfin, le texte prévoit que la mauvaise foi du déposant constitue un motif absolu de refus [20]  -et non de nullité-.

Les motifs relatifs de refus. L’article L. 711-3 (N° Lexbase : L5844LTM) -auparavant article L. 711-4 (N° Lexbase : L3713ADU)- recense ensuite la liste des motifs relatifs de refus. Il est heureux de constater que la version finale du texte prévoit [21], comme l’impose l’article 5 § 3 sous a) de la Directive «Marques», qu’une marque renommée peut constituer une antériorité opposable au-delà de la spécialité [22]. S’ajoutent à cela les noms de domaine [23], lorsque leur portée n’est pas seulement locale, et le nom des entités publiques [24], si, dans les deux cas, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Enfin, l’article L. 711-3, III vise l’hypothèse spécifique du dépôt de marque, s’apparentant à un dépôt de mauvaise foi, opéré par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la Convention de Paris, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de sa démarche.

Les conditions de l’atteinte au droit de marque. S’agissant de la question de l’atteinte au droit de marque, l’ordonnance de transposition vient, tout d’abord, réparer les manquements de la loi de 1991 (loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 N° Lexbase : O9957B38). Est ainsi consacrée l’exigence d’usage dans la vie des affaires, appliquée par la jurisprudence, mais absente jusqu’à présent des articles L. 713-2 (N° Lexbase : L5885LT7) et L. 713-3 (N° Lexbase : L5868LTI). De même, les nouveaux articles L. 713-2 et L. 713-3, respectant une fois de plus la lettre de la Directive «Marques», indiquent que l’atteinte sera constatée à la condition que le signe soit utilisé. La précision n’est pas anodine en ce qu’elle pourrait mettre fin au débat quant aux actions à mener contre les signes déposés, mais non encore exploités [25].

La protection de la marque renommée et de la marque notoire. Envisagée auparavant à l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2200ICH) dans le cadre d’une action en responsabilité civile spécifique, la protection de la marque renommée dans et au-delà de la spécialité est désormais visée à l’article L. 713-3 du même Code. La protection intègre, conformément au souhait du législateur européen [26], le giron du droit exclusif. Si des conséquences théoriques ne manqueront pas d’apparaître, notamment s’agissant de la question des fonctions de la marque renommée, ce sont les conséquences pratiques dont il conviendra de tenir compte dans l’immédiat, le titulaire d’une marque renommée pouvant dorénavant jouir des bénéfices [27], mais aussi pâtir des contraintes, liés à l’action en contrefaçon [28]. Il est en outre intéressant de noter que la marque notoire n’a pas suivi la même destinée, l’atteinte à celle-ci étant sanctionnée sur le seul terrain de la responsabilité civile, à l’exclusion de la contrefaçon [29]. Ce choix doit être salué en ce qu’il est conforme à l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L5884LT4) qui dispose que c’est l’enregistrement de la marque qui confère à son titulaire un droit de propriété sur celle-ci pour les produits et services désignés.

Les actes préparatoires. Transposant l’article 11 de la Directive «Marques», l’article L. 713-3-3 (N° Lexbase : L5867LTH) prévoit la possibilité de sanctionner les actes préparatoires portant sur l’utilisation des différents supports sur lesquels sont apposées les marques. Ainsi, dès lors qu’il existe un risque qu’un de ces supports soit utilisé pour des produits ou services et que cet usage porte atteinte à une marque, le titulaire a la possibilité de faire interdire non seulement l’apposition du signe litigieux sur le support en question, mais aussi l’offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l’importation ou l’exportation de ceux-ci. L’intérêt de ce texte dépendra de l’interprétation que les juges lui donneront. Espérons en effet qu’une interprétation large soit retenue, afin de pouvoir sanctionner les différents opérateurs économiques intervenant dans la chaine de la contrefaçon, qu’ils soient intermédiaires physiques ou techniques.

Le transit. L’arrêt «Nokia/Philipps» avait eu pour conséquence de limiter de manière significative la portée du droit de marque en matière de transit[30]. Le législateur européen a pourtant fait le choix dans le cadre de la Directive «Marques»de revenir sur cette jurisprudence. Comme le prévoit le nouvel article L. 713-3-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L5866LTG), les titulaires de marques peuvent empêcher tout tiers d’introduire des produits dans un Etat membre où la marque est enregistrée, sans qu’ils soient mis en libre pratique, lorsque ceux-ci, conditionnement inclus, proviennent d’un pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. Cette faculté s’éteint toutefois si le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que les produits en question ne portent pas atteinte à la marque dans le pays de destination finale [31].

Les exceptions au droit de marque. L’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L5886LT8), relatif aux exceptions au droit de marque, est également modifié de manière significative. Il consacre à son premier alinéa la notion d’«usages loyaux du commerce». A l’inverse, l’exception relative aux indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux disparaît. L’exception tenant à l’usage de son nom de famille voit ensuite sa portée réduite, celui-ci ne pouvant plus être invoqué par une personne morale. De même, absente de sa précédente rédaction, l’article consacre la notion d’«usages loyaux du commerce». Tout aussi regrettable est la limitation du rôle du juge dans l’appréciation de ces exceptions, l’ancien article L. 713-6, dernier alinéa (N° Lexbase : L7855IZX), permettant d’interdire, mais surtout de limiter l’usage litigieux.

L’usage sérieux. L’article L. 714-5, 3° du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L5890LTC) consacre partiellement [32], comme la Directive avant lui, la solution dégagée par la Cour de justice dans l’arrêt «Rintisch» [33]. L’absence d’usage d’une marque peut par conséquent être couverte par l’usage d’un signe, enregistré ou non, qui diffère de la marque non utilisée par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif.

L’usage comme moyen de défense. L’une des innovations majeures de la réforme réside dans la place qu’elle laisse à l’usage comme moyen de défense dans le cadre des actions en nullité et des actions en contrefaçon [34]. L’article L. 716-2-3, 2° (N° Lexbase : L5896LTK) indique par exemple qu’est irrecevable une demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui ne rapporte pas la preuve que la marque antérieure avait fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque seconde. Dans le même ordre d’idée, l’article L. 716-2-4, 1° (N° Lexbase : L5897LTL) précise qu’une demande en nullité est jugée irrecevable lorsque le titulaire d’une marque antérieure n’est pas en mesure de rapporter la preuve que sa marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage, en cas de défaut de celui-ci au moment du dépôt, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque seconde litigieuse.

Les signes de qualité. L’ordonnance du 13 novembre 2019 introduit d’importants changements s’agissant des signes de qualité et d’origine. En sus de l’inclusion des indications géographiques, des spécialités traditionnelles garanties et des mentions traditionnelles pour les vins dans les motifs absolus de refus, elle consacre les marques de garantie, dont le régime est calqué sur celui des marques de certification de l’Union européenne créées dans le cadre du Règlement sur la marque de l’Union européenne.

II - Les modifications des règles de procédures

La désignation des produits et des services. Reprenant l’article 39 de la Directive «Marques», l’article R. 712-3-1 (N° Lexbase : L8717LTZ) apporte des précisions importantes quant à la problématique de la désignation des produits et des services. Les produits et les services pour lesquels la protection est demandée doivent ainsi être désignés avec suffisamment de clarté et de précision. A défaut, les autorités compétentes et les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer l’étendue de la protection demandée. Il est par ailleurs possible d’utiliser des termes généraux et, notamment, les intitulés de classe de la Classification de Nice pour désigner les produits et les services. Pour autant, l’utilisation de ces intitulés est possible à la condition que soit respectée l’exigence de clarté et de précision. Une désignation trop vague ou imprécise entrainera le rejet de la demande.

Les taxes. Comme le préconisait l’article 42 de la Directive «Marques», sans pour autant l’imposer, le choix a été fait de renoncer à une taxe de dépôt permettant de couvrir trois classes de produits ou services. L’arrêté du 9 décembre 2019, relatif aux redevances de procédures de l’INPI (N° Lexbase : L8187LTE) prévoit en effet, à son article 2, qu’il convient désormais de s’acquitter d’une redevance de 190 euros pour une classe et de 40 euros pour chaque classe supplémentaire au-delà de la première. La redevance pour le renouvellement s’élèvera quant à elle à 290 euros pour une classe et à 40 euros pour chaque classe supplémentaire.

L’opposition. La procédure d’opposition, facultative dans la précédente Directive et s’imposant dorénavant à l’ensemble des Etats membres, est élargie, de manière assez significative, à de nouveaux droits antérieurs : la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne, le nom de domaine ainsi que les noms des entités publiques. En sus de cet élargissement, comme devant l’EUIPO -et les titulaires de famille de marques peuvent s’en réjouir-, il est dorénavant possible de former opposition sur la base de plusieurs droits antérieurs. Cette ouverture est contrebalancée par un renforcement du contrôle par l’INPI de l’usage des marques antérieures. Enfin, il apparaît que la procédure est elle-même repensée avec la mise en place d’une phase d’instruction [35] et d’un calendrier strict pendant lequel les parties pourront échanger [36].

Les procédures administratives. L’article 45 de la Directive «Marques»invitait les Etats membres à mettre en place une procédure administrative efficace et rapide permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque. Face au silence du texte, l’enjeu était toutefois de déterminer la portée de cette compétence : exclusive au profit de l’INPI ou partagée avec le juge judiciaire. C’est la compétence exclusive qui a emporté les faveurs du Gouvernement français, l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7294LQ9) précisant que ne peuvent être formées que devant l’INPI «les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2 (N° Lexbase : L5843LTL), aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3 (N° Lexbase : L5844LTM), au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 (N° Lexbase : L5818LTN) et L. 715-9 (N° Lexbase : L5819LTP)» et «les demandes en déchéances» pour défaut d’usage sérieux ou dégénérescence. Cette nouvelle procédure administrative, qui s’accompagne par ailleurs d’une disparition de l’exigence d’intérêt à agir, n’empêche pas, toutefois, de former un recours, avec effet dévolutif, devant la cour d’appel compétente. En outre, le juge judiciaire conserve sa compétence lorsque la demande en nullité ou en déchéance est connexe à toute autre action relevant de sa compétence. De même, elle sera tout autant préserver lorsque des mesures probatoires ou conservatoires ont été ordonnées, afin de faire cesser une atteinte à un droit, et sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond.

Si ce rapide tour d’horizon suffit à révéler l’ampleur de la réforme, il ne s’avère cependant pas suffisant, en ce qu’il ne permet d’apprécier toutes les subtilités qui y sont liées. L’ensemble des questions survolées dans la présente introduction de ce numéro spécial de Lexbase affaires, dédié à la réforme du droit des marques, sont ainsi traités de manière plus substantielle par Marion Vidal-Lachaud [37], Caroline Le Goffic [38], Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski [39], ainsi que Bénédicte Lhomme-Houzai [40]qui envisagent respectivement les modifications tenant à la validité de la marque, aux signes de qualité, aux procédures et, enfin, aux atteintes au droit de marque.

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable