[Brèves] Marques : droit du cédant d’agir contre le cessionnaire en déchéance pour déceptivité pour des faits fautifs postérieurs à la cession

► Si le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l'article 1628 du Code civil et n'est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l'éviction de l'acquéreur, il est fait exception à cette règle lorsque l'action en déchéance pour déceptivité acquise d'une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire.

Faits et procédure. Suivant acte du 3 février 2023, la société Pmjc a repris les actifs corporels et incorporels d’une société en difficulté, ces derniers portant notamment sur plusieurs marques verbales françaises.

Par un protocole de prestation de services conclu le 21 juillet 2011, le fondateur de la société cédée a poursuivi sa collaboration avec la société Pmjc jusqu'au terme contractuellement prévu, soit le 31 décembre 2015.

Le 21 juin 2018, soutenant qu'en poursuivant ses activités professionnelles et artistiques par l'intermédiaire d'une société, le fondateur se livrait à des actes de concurrence déloyale et portait atteinte à ses droits de marques, la société Pmjc l'a assigné en contrefaçon des marques ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire. À titre reconventionnel, le fondateur a sollicité la déchéance pour déceptivité des droits de la société Pmjc sur ces marques en raison des usages selon lui trompeurs qu'elle en a faits entre la fin de l'année 2017 et le début de l'année 2019.

Par un arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a dit la société Pmjc déchue de ses droits sur les marques pour désigner différents produits et services (CA Paris, 5-1, 12 octobre 2022, n° 20/11628 N° Lexbase : A70888P9). La société Pmjc s'est pourvue en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’elle juge habituellement que le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l'article 1628 du Code civil et n'est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l'éviction de l'acquéreur (v. Cass. com., 31 janvier 2006, n° 05-10.116, FS-P+B N° Lexbase : A6623DMA).

Toutefois, la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l'éviction est due à sa faute.

Elle précise ensuite que, s'agissant du droit sur une marque, il est soumis, pour son maintien même, à diverses conditions d'usage. En particulier, la marque ne doit pas être exploitée dans des conditions de nature à tromper effectivement le public ou à créer un risque grave de tromperie (CJCE, 4 mars 1999, aff. C-87/97, point 41 N° Lexbase : A1758AWZ). Au surplus, la Cour note que le cédant peut être le mieux, voire le seul, à même d'identifier l'existence d'une tromperie effective du public ou d'un risque grave d'une telle tromperie.

Elle en conclut donc qu’il convient de juger désormais qu'il est fait exception à la règle précitée, selon laquelle le cédant pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité, lorsque l'action en déchéance pour déceptivité acquise d'une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire.

En l’espèce le cédant faisait valoir que, depuis la fin de leur collaboration organisée par le protocole de prestation de services du 21 juillet 2011, la société Pmjc exploite les marques cédées de façon à laisser le public croire qu'il est l'auteur des créations sur lesquelles ces marques sont apposées.

Par conséquent, il est bien recevable, nonobstant la garantie d'éviction due à la société cessionnaire.

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