[Brèves] Point de départ du délai de forclusion par tolérance

► Le point de départ du délai de la forclusion par tolérance ne peut être antérieur à la date d'enregistrement du signe litigieux à titre de marque.

Faits et procédure. La société Free est titulaire des trois marques françaises, deux marques verbales et une marque semi-figurative.

La société Free-Sbe, qui exerce les activités de centrale d'achats et de courtage, a réservé le nom de domaine « Free-sbe.com » et a procédé, le 24 janvier 2013, pour le compte de la société Free-Sbe en cours de constitution, au dépôt de la marque française semi-figurative « Free-Sbe ». Cette marque a été enregistrée le 17 mai 2013.

Le 4 mai 2018, la société Free cette société en contrefaçon de marques et atteintes à la marque renommée, à sa dénomination sociale et à son nom commercial.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-2, 14 janvier 2022, n° 20/05019 N° Lexbase : A33327IA) a déclaré la société Free irrecevable à agir en annulation de la marque française et en contrefaçon de ses marques par l'effet de la forclusion par tolérance. Elle a retenu que cette société avait connaissance de l'usage de la marque incriminée dès le mois de février 2013, date de la publication de la demande d'enregistrement du signe litigieux à titre de marque. Elle était donc, selon les juges du fond, en mesure de s'opposer à son usage à compter de cette date. Ainsi, à la date de l'assignation, délivrée le 4 mai 2018, elle en avait toléré l'usage pendant plus de cinq ans.

Décision. La Cour de cassation rappelle que selon les articles L. 714-3 N° Lexbase : L3736ADQ et L. 716-5 N° Lexbase : L7085IZG du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 N° Lexbase : L5296LTC, sont irrecevables l'action en nullité d'une marque pour atteinte à un droit antérieur et l'action en contrefaçon engagées contre le titulaire d'une marque enregistrée postérieurement et dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi.

La tolérance s'apprécie au regard de la connaissance par le propriétaire d'une marque antérieure de l'usage, par un tiers, de la marque postérieure, après son enregistrement.

Ainsi, elle retient que le point de départ du délai de la forclusion par tolérance ne peut donc être antérieur à la date d'enregistrement du signe litigieux à titre de marque.

La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel : en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a violé les textes précités.

Observations. On rappellera que la CJUE a précisé que « les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de forclusion, qu'il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l'enregistrement de la marque postérieure dans l'État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l'usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l'État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'enregistrement de la marque postérieure et de l'usage de celle-ci après son enregistrement » (CJUE, 22 septembre 2011, aff. C-482/09 N° Lexbase : A9470HXZ).

Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment rappelé que celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l'usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu'en avait le titulaire du droit antérieur, qui lui est opposé (Cass. com., 6 avril 2022, n° 17-28.116, F-B N° Lexbase : A32147ST, C. Le Goffic, Lexbase Affaires, avril 2022, n° 714 N° Lexbase : N1179BZP).

En ce qui concerne, les textes actuels, issus de l’ordonnance du 13 novembre 2019, le principe de la forclusion par tolérance se trouve désormais aux articles L. 716-4-5 N° Lexbase : L5826LTX pour l’action en contrefaçon et L. 716-2-8 N° Lexbase : L5870LTL pour l’action en nullité de la marque.

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