[Brèves] Preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque

Même s’il n’est pas nécessaire, aux fins de l’enregistrement d’une marque dépourvue autrefois de caractère distinctif, que la preuve de l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage soit apportée pour chaque Etat membre pris individuellement, les preuves apportées doivent permettre de démontrer une telle acquisition dans l’ensemble des Etats membres de l’Union dans lesquels cette marque était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 25 juillet 2018 (CJUE, 25 juillet 2018, aff. jointes C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P N° Lexbase : A2979XYY).

En 2002, une société a demandé à l’EUIPO d’enregistrer comme marque de l’Union d’un signe tridimensionnel qui correspond au produit «Kit Kat 4 barres» qu’elle commercialise. L’EUIPO ayant accédé à cette demande, un concurrent en a demandé l’annulation au Tribunal de l’Union européenne qui a fait droit à cette demande.

La CJUE confirme l’arrêt du Tribunal, de sorte que l’EUIPO doit réexaminer si la forme tridimensionnelle correspondant au produit « Kit Kat 4 barres » peut être maintenue comme marque de l’Union.

La Cour rappelle qu’un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union que si la preuve est rapportée qu’il a acquis un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle il n’avait pas auparavant un tel caractère. Cette partie peut être constituée, le cas échéant, d’un seul Etat membre. La Cour considère ainsi qu’il ne suffit pas, pour obtenir l’enregistrement d’une telle marque, de prouver que celle-ci a acquis un caractère distinctif par l’usage dans une partie significative de l’Union. A cet égard, il y a lieu de distinguer les faits qui doivent être prouvés, à savoir l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage par un signe dépourvu d’un tel caractère distinctif, des moyens de preuve susceptibles de démontrer ces faits.

La Cour constate qu’il est possible que, pour certains produits ou services, les opérateurs économiques aient regroupé plusieurs Etats membres au sein du même réseau de distribution et aient traité ces Etats membres en particulier du point de vue de leurs stratégies de marketing, comme s’ils constituaient un seul et même marché national. Dans ce cas, les éléments de preuve de l’usage d’un signe sur un tel marché transfrontalier sont susceptibles de présenter une pertinence pour tous les Etats membres concernés.

Enonçant la solution précitée, la Cour confirme donc l’arrêt du Tribunal par lequel ce dernier a jugé que l’acquisition d’un caractère distinctif d’une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque doit être démontrée dans l’ensemble de l’Union et non pas seulement dans une partie substantielle du territoire de l’Union, de sorte que, bien qu’une telle preuve puisse être rapportée de façon globale pour tous les Etats membres ou pour des groupes d’Etats membres, il n’est en revanche pas suffisant que celui à qui en incombe la charge se borne à produire des éléments de preuve qui ne couvriraient pas une partie de l’Union, même consistant en un seul État membre. Il en résulte que c’est à bon droit que le Tribunal a annulé la décision de l’EUIPO qui avait conclu à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque en cause sans se prononcer sur l’acquisition, par cette marque, d’un tel caractère en Belgique, en Irlande, en Grèce et au Portugal.

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