[Brèves] Déchéance d’un brevet : notification au mandataire vaut notification au breveté

► Si l'empêchement légitime ouvrant droit à une action en restauration s'apprécie à l'égard de la personne du demandeur, la notification de la décision constatant la déchéance d'un brevet met fin à l'excuse légitime visée à l'article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle, qu'elle soit faite au breveté ou à son mandataire, en application de l'article R. 618-1 de ce code ;

Par conséquent, le recours formé plus de deux mois après la notification au breveté ou à son mandataire de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) constatant la déchéance d'un brevet est irrecevable. L'empêchement du mandataire ne constitue pas une excuse légitime à l'égard du breveté.

Faits et procédure. Une société est titulaire d’un brevet européen, déposé le 7 octobre 2003, dont elle a confié la gestion à un cabinet d’avocats américain, qui a lui-même sous-traité le paiement des annuités en Europe et notamment en France à un mandataire américain, le mandataire inscrit au registre national des brevets français étant un mandataire français.

Le paiement de la quinzième annuité n’est pas intervenu dans les délais requis et la déchéance des droits attachés au brevet a été constatée par décision du directeur général de l’INPI du 29 juin 2018, notifiée au mandataire français le 3 juillet 2018 et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) n° 18/30 le 27 juillet 2018.

Le mandataire français a formé un recours en restauration du brevet et a procédé au paiement de la quinzième annuité le 2 avril 2019.

Par décision du 6 juillet 2020, le directeur général de l’INPI a déclaré ce recours irrecevable comme étant tardif. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision.

Par décision du 24 septembre 2021, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-2, 24 septembre 2021, n° 20/13869 N° Lexbase : A392647K) a rejeté le recours du titulaire du brevet contre la décision du directeur général de l’INPI, aux motifs qu’il avait été formé plus de deux mois après la notification de la déchéance du brevet.

Le titulaire du brevet a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi au visa des articles L. 613-22, 1° N° Lexbase : L9399IC4, R. 618-1 N° Lexbase : L4615DYL et L. 612-16 N° Lexbase : L9504LUK du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour affirme que la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration des droits sur ce brevet et procéder au paiement de la redevance.

Or, en l’espèce, la Chambre commerciale relève que la décision litigieuse constatant la déchéance du brevet a été notifiée le 3 juillet 2018 au mandataire français de l’inventeur inscrit sur le registre national des brevets, qui à quant à lui mis plus de deux mois à présenter le recours en restauration.

Autrement dit, le non-respect du délai a été régulièrement notifié au mandataire inscrit du titulaire du brevet, si bien que la Cour de cassation considère qu’il ne pouvait plus se prévaloir d’une excuse légitime à compter de cette date.

Observations. S'agissant de l’action en restauration du brevet, la Cour avait déjà jugé (Cass. com., 18 février 1986, n° 83-15.950, publié au bulletin N° Lexbase : A2649AAD) que l’empêchement devait s’apprécier au regard de la personne du demandeur à l’action en restauration de brevet, dans la mesure où elle avait censuré une cour d’appel pour avoir retenu comme point de départ le non-respect d’un délai par le mandataire quand ce non-respect ou ses effets n’avaient fait l’objet d’aucune notification et que le breveté n’en avait été informé que par la publication de ses conséquences au BOPI.  

À la lecture de cette décision du 17 mai 2023, il apparaît désormais clair que la notification – ou plutôt l’absence de notification – régulière de la décision constatant la déchéance d’un brevet est un critère déterminant dans l’appréciation de la notion d’« excuse légitime », au sens du nouvel article L. 612-16 du Code de propriété intellectuelle (Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-17.439, FS-P+B N° Lexbase : A6788RIA).

© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable