Dans un arrêt du 24 mai 2011, la Cour de cassation s'est prononcée sur la licéité d'une publicité comparative, au sens des articles L. 121-8 (
N° Lexbase : L3087IQE) et L. 121-9 (
N° Lexbase : L5783H93) du Code de la consommation, et a rappelé que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité d'un signe identique ou similaire à sa marque (Cass. com., 24 mai 2011, n° 09-70.722, FS-P+B
N° Lexbase : A8718HSP). D'abord, la Cour énonce qu'aux termes de l'article L. 5121-1 5° du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L6362IGQ), la spécialité du générique d'une spécialité de référence est celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées. Aussi, ayant retenu que le générique étant substituable au princeps et constituant son équivalent, il n'imitait pas le princeps et que la disposition de l'article L. 121-9, alinéa 4, du Code de la consommation visant la reproduction devait être différenciée de la notion de bioéquivalence qui caractérise le générique, la cour d'appel a, fait l'exacte application de la loi en écartant la qualification d'imitation ou de reproduction. Ensuite, pour la Cour régulatrice, la cour d'appel ayant retenu que la mention entre parenthèses et en petits caractères "
générique de Deroxat paru au JO du 1er novembre 2002" ne cherche pas à exploiter la notoriété de la marque "Deroxat" mais à donner une information immédiate au public concerné, en lui indiquant que ce produit est le générique de la spécialité de référence Deroxat, faisant ressortir que cette référence conditionnait l'existence d'une concurrence effective sur le marché en cause, elle a exactement retenu que la société éditant le médicament générique n'avait pas tiré indûment profit de la notoriété de la marque "Deroxat". Dès lors, au visa des articles L. 121-8, L. 121-9 du Code de la consommation et L. 713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L8992G9W), elle censure l'arrêt des seconds juges en ce qu'ils ont retenus que la société éditrice du générique ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce dernier texte et qu'elle avait commis des actes de contrefaçon en reproduisant et en faisant usage de la marque "Deroxat". En effet, la Cour régulatrice rappelle que la CJCE a dit pour droit (CJCE, 12 juin 2008, aff C-533/06
N° Lexbase : A0348D9R), que les articles 5, § 1 et 2, de la Directive 89/104 (
N° Lexbase : L9827AUI) et 3 bis, § 1, de la Directive 84/450 (
N° Lexbase : L9577AUA), telle que modifiée par la Directive 97/55 (
N° Lexbase : L8309AUB), doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité, d'un signe identique ou similaire à sa marque.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable